최근 수정 시각 : 2023-11-27 12:11:20

권리범위확인심판(상표법 제121조) 관련 판례


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1. 성격과 판단의 대상2. 본안 전 요건(심판청구 적법요건)
2.1. 당사자 적격(이해관계인)2.2. 상표권의 존속 여부2.3. 확인대상표장의 특정
2.3.1. 확인대상표장이 복수인 경우의 취급
2.4. 확인의 이익
3. 본안 판단 사항
3.1. 상표적 사용(출처표시로서 사용) 여부3.2. 확인대상표장과 등록상표의 유사 여부
3.2.1. 구체적 거래실정의 고려 여부
3.3. 상표권의 효력 제한 범위(상표법 제90조)
4. 심결의 법적 효력


권리범위확인심판은 등록된 상표를 중심으로 어느 특정의 상표(확인대상표장)가 등록상표의 권리범위에 속하는지 여부를 확인하는 심판이다.
상표권의 권리범위확인은 등록된 상표를 중심으로 어떠한 미등록 상표가 적극적으로 등록상표의 권리범위에 속한다거나 소극적으로 이에 속하지 아니함을 확인하는 것이다.
대법원 1992. 10. 27. 선고 92후605 판결

이는 제3자가 사용 중이거나 사용 계획 중인 상표가 등록상표의 권리범위에 속하는지 또는 후등록된 상표가 선등록된 상표의 권리범위에 속하는지 여부가 문제가 될 경우, 등록상표의 효력이 확인대상표장에 미치는지 여부를 판단하여 침해의 구성 여부를 미리 확인하게 함으로써 분쟁을 사전에 예방하거나 신속하게 해결하도록 하는데 그 취지가 있다.

권리범위확인심판은 청구의 취지에 따라 적극적 권리범위확인심판과 소극적 권리범위확인심판으로 구분된다. 적극적 권리범위확인심판은 상표권자 또는 전용사용권자가 제3자의 사용상표인 확인대상표장이 등록상표의 권리범위에 속한다는 확인을 구하는 심판을 말하고, 소극적 권리범위확인심판은 상표권의 대항을 받거나 받을 염려가 있는 이해관계인이 자기의 사용상표 또는 사용예정상표인 확인대상표장이 등록상표의 권리범위에 속하지 않는다는 구하는 심판을 말한다.

상표법은 권리범위확인심판과 관련하여 제121조에서 “상표권자, 전용사용권자 또는 이해관계인은 등록상표의 권리범위를 확인하기 위하여 상표권의 권리범위확인심판을 청구할 수 있다. 이 경우 등록상표의 지정상품이 둘 이상 있는 경우에는 지정상품마다 청구할 수 있다.”라고 규정하고 있을 뿐이고, 구체적인 심리대상물의 범위나 판단 기준에 관해서는 규정을 두고 있지 않다. 따라서 권리범위확인심판의 절차적 ․ 실체적 요건들은 특허심판원 및 법원의 실무운영이나 판례에 따르고 있다.

권리범위확인심판의 심리방식은 서면심리를 원칙으로 하되, 당사자의 신청 또는 심판부의 직권에 의해 구술심리를 병행할 수 있다. 권리범위확인심판은 직권심리주의를 취하고 있기는 하나, 민사소송과 논리적 구조를 같이하여 당사자가 심결의 기초가 되는 사실과 증거의 수집을 책임지도록 하고 있으므로, 가급적 구술심리를 개최하여 당사자의 주장을 정리하고 쟁점을 명확히 할 필요가 있다.

1. 성격과 판단의 대상

상표권의 권리범위확인심판은 단순히 그 상표 자체의 기술적 범위를 확인하는 사실확정을 목적으로 한 것이 아니라 그 기술적 범위를 기초로 하여 구체적으로 문제가 된 상대방의 사용상표와의 관계에 있어서 그 상표에 대하여 상표권의 효력이 미치는 여부를 확인하는 권리확정을 목적으로 하는 것이다.
상표권의 권리범위확인청구는 단순히 그 상표 자체의 기술적 범위를 확인하는 사실확정을 목적으로 한 것이 아니라 그 기술적 범위를 기초로 하여 구체적으로 문제가 된 상대방의 사용상표와의 관계에 있어서 그 상표에 대하여 등록상표권의 효력이 미치는 여부를 확인하는 권리확정을 목적으로 하는 것이므로, 상대방의 사용상표가 본조 각호에 규정된 자기의 성명․명칭․상호 등 상표권의 효력이 미치지 아니하는 상표에 해당하는 경우에는 이는 등록상표의 권리범위에 속하지 아니한다고 볼 수밖에 없다.
대법원 1982. 10. 26. 선고 82후24 판결

따라서, 권리범위확인심판에서는 단순히 확인대상표장과 등록상표 사이의 표장 및 상품의 유사 여부만을 판단하는 것이 아니고, 확인대상표장이 상표적으로(자타상품의 출처표시로서) 사용되었는지 여부와 제90조(상표권의 효력이 미치지 아니하는 범위)의 적용 여부까지도 함께 판단하게 된다.

그러나, i) 확인대상표장 사용행위가 진정상품병행수입에 해당하는지 여부, ii) 확인대상표장 사용이 저작권에 기초한 사용 또는 제99조 소정의 선사용권에 따른 사용 등 대인적(對人的) 상표권 행사의 제한 사유에 관한 것, iii) 상표권 행사가 권리남용에 해당하는지 여부 등은 심리·판단대상이 아니다.
상표권에 관한 권리범위확인심판은 현존하는 등록상표와 ㈎호 상표를 대비하여 등록상표권의 효력이 미치는 객관적 범위를 명확히 하는 것이지 특정인의 ㈎호 상표의 사용이 상표권자의 등록상표권을 침해하였는지 여부를 직접적인 판단의 대상으로 하는 것은 아니라고 할 것이므로, 피고가 ㈎호 상표를 사용하는 행위가 ‘진정상품의 병행수입’으로서 상표권 침해행위가 아니라고 할 것인지의 여부는 상표권 침해여부가 직접적으로 다투어지는 민사소송에서 다루어질 문제이고, 이 사건 권리범위확인심판의 결론에 영향을 미칠 사정은 아니라고 할 것이다. 따라서, 피고의 ㈎호 상표 사용행위가 ‘진정상품의 병행수입’으로서 허용되는 것이므로, ㈎호 상표가 이 사건 등록상표의 권리범위에 속하지 아니한다는 취지의 피고의 주장은 받아들일 수 없다.
특허법원 2002. 11. 7. 선고 2002허4545 판결
저작권과 관련한 상고이유의 주장은 대인적(對人的)인 서비스표권 행사의 제한사유에 관한 것이라 할 것이다. 그러나 서비스표에 관한 권리범위확인심판은 등록되어 있는 서비스표의 보호범위를 기초로 하여 심판청구인이 심판의 대상으로 삼은 서비스표에 대하여 서비스표권의 효력이 미치는가의 여부를 확인하는 권리확정을 목적으로 하는 것으로서, 대인적인 서비스표권 행사의 제한사유의 존재 여부와는 무관하다. 따라서 이를 서비스표권 침해소송에서 다투는 것은 별론으로하고, 권리범위확인심판에서 심리ㆍ판단하는 것은 허용되지 않는다.
대법원 2010. 12. 9. 선고 2010후289 판결, 대법원 2012. 3. 15. 선고 2011후3872 판결 등
상표권의 소극적 권리범위확인심판은 등록상표권의 보호범위를 기초로 하여 심판청구인이 심판의 대상으로 삼은 표장(확인대상표장)에 대하여 상표권의 효력이 미치지 않는가 여부를 확인하는 권리확정을 목적으로 하는 것이므로, 설령 원고가 그 주장과 같이 확인대상표장에 대한 선사용권을 가진다 하더라도, 그와 같은 사정은 상표권 침해소송에서 항변으로 주장함은 별론으로 하고, 확인대상표장이 상표권의 권리범위에 속하지 않는다는 확인을 구하는 것과는 아무런 관련이 없으니, 선사용권이 있음을 이유로 (소극적) 권리범위확인심판을 구할 수는 없다고 할 것이다.
대법원 2010. 12. 9. 선고 2010후289 판결, 대법원 1982. 10. 26. 선고 82후24 판결, 대법원 1974. 8. 30. 선고 73후8 판결 등
상표에 관한 권리범위확인심판은 등록되어 있는 상표의 권리범위를 객관적으로 확인하는 것일뿐, 이를 통해 등록상표에 기초한 침해금지청구권이나 손해배상채권의 존부와 같은 실체적인 권리관계가 확정되는 것이 아니다. 따라서 상표권의 행사가 권리남용에 해당하는지 여부는 상표의 권리범위 확인과는 아무런 관련이 없으므로, 구체적인 상표 사용행위에 대한 상표권 침해소송에서 항변사항으로 주장하여야 할 대인적인 제한사유에 불과하고, 권리범위확인심판에서 다툴 수 있는 내용이 아니다.
대법원 2013. 2. 14. 선고 2012후1101 판결

상표권의 권리범위 확인심판은 현존하는 등록상표와 확인대상표장을 대비하여 상표권의 효력이 미치는 객관적 범위를 명확히 하는 것이고, 특정인이 확인대상표장을 사용하는 것이 상표권자의 상표권을 침해하였는지 여부를 직접적으로 판단하는 것을 대상으로 하는 것이 아니다. 따라서 일반 민형사법원은 권리범위 확인심판의 심결에 기속되지 않으므로, 권리범위 확인심판의 심결이 확정되더라도 상표권의 침해 여부는 최종적으로 침해금지청구 또는 손해배상청구 등과 같은 일반 민형사소송에 의한 확정판결에 따라 결정된다.

2. 본안 전 요건(심판청구 적법요건)

2.1. 당사자 적격(이해관계인)

2.2. 상표권의 존속 여부

2.3. 확인대상표장의 특정

권리범위확인심판을 청구하고자 하는 자는 심판청구서에 당사자 및 대리인의 성명과 주소, 심판사건, 청구취지 및 청구이유를 기재하고(상§125①), 등록상표와 대비할 수 있는 상표견본그 사용상품목록을 첨부하여야 한다(상§125③). 심판청구서에 확인대상표장을 첨부하지 아니한 경우 심판장은 기간을 정하여 그 흠을 보정할 것을 명하고, 지정된 기간 이내에 보정을 하지 아니하거나 보정한 사항이 요지를 변경한 경우 심판청구서를 결정으로 각하하여야 한다(상§127①②). 만일 확인대상표장 및 사용상품목록이 심판청구서 내용에 포함되어 있고 청구의 취지 및 청구의 이유와 명확히 구분되는 경우에는 이를 심판의 대상으로 할 수 있으나, 불명확할 경우에는 보정하도록 한다.

특히 소극적 권리범위 확인심판청구에 대한 심리 시, 확인대상표장 및 사용상품(서비스업)이 명확하게 특정(또는 정의)되지 않은 상태로 심결을 하는 경우 이는 심결취소의 원인이 되기도 하므로 이를 주의해야 한다(특허법원 2016. 11. 25. 선고 2016허5057 판결).

심판청구서의 보정은 최초의 요지를 변경하지 않는 범위 내에서 인정되는데, 그 취지는 요지의 변경을 쉽게 인정하게 되면 심판절차의 지연을 초래하거나 피청구인의 방어권 행사를 곤란하게 할 우려가 있기 때문이다. 나아가 확인대상표장은 심판청구서에 기재된 청구 취지의 일부이므로 확인대상표장의 요지변경은 청구취지의 요지가 변경된 것으로서 부적법한 것으로 본다. 심판청구서 보정에 의해 확인대상표장의 요지가 변경되었다면 그 보정이 부적법한 이유를 밝히고 보정 전 확인대상표장을 심판의 대상으로 하여 심리한다. 보정이 수 회 있는 경우에는, 최후에 보정된 확인대상표장을 최초의 심판청구서에 첨부된 확인대상표장과 대비하여 요지변경 여부를 판단한다. 그 이전에 행해진 보정은 최후 보정에 의해서 보정 의사를 철회한 것으로 본다. 최후에 보정된 확인대상표장이 요지변경에 해당하면 심판청구서에 최초로 첨부된 확인대상표장을 심판의 대상으로 하여 심리한다(특허심판원 심판편람 제13판, 607p).
특허심판원으로서는 특허법 제140조 제2, 3항에 따라 이 사건 보정이 보정 전 확인대상발명의 설명서 및 도면의 요지를 변경한 것인지를 비롯한 보정의 적법 여부를 심리하여 그 보정이 적법하다면 보정 후 확인대상발명을 심판대상으로 삼아 이 사건 특허발명과 대비하여 그 권리범위에 속하는지 여부를 판단하였어야 할 것이고(다만 이 사건 보정이 특허법 제140조 제3항 단서와 같은 항 제3호에 해당하는 경우에는 그 요지를 변경한 것인지 여부를 판단할 필요 없이 보정 후 확인대상발명을 심판대상으로 삼아 이 사건 특허발명의 권리범위에 속하는지 여부를 판단하였어야 한다), 이 사건 보정이 부적법하다면 부적법한 이유를 밝히고, 보정 전 확인대상발명을 심판대상으로 하여 심리, 판단하였어야 할 것이다.
특허법원 2013. 7. 12. 선고 2013허2392 판결

적극적 권리범위확인심판에서 심판청구서의 확인대상 상표 및 상품에 대하여 피청구인이 자신이 실제로 사용하고 있는 상표 및 그 사용상품과 비교하여 다르다고 주장하는 경우에 청구인이 피청구인의 사용 상표 및 그 상품과 같게 하기 위하여 심판청구서의 확인대상 상표 및 사용상품을 보정하는 경우는 요지변경에 해당하지 않는다(상§125②3).

2.3.1. 확인대상표장이 복수인 경우의 취급

권리범위확인심판 청구 1건에 관련하여 확인대상표장은 1개이어야 한다.

다만, 하나의 확인대상표장에 복수의 사용례가 기재될 수 있으나, 사용례들은 모두 등록상표와 대비하여 속부 여부가 달라지지 않거나 확인대상표장과 실질적으로 동일할 것을 전제로 한다. 확인대상표장이 여러 개인 것이 명백하거나 하나인 것으로 보기 인정하기 어려운 경우에는 심문서 등을 통하여 확인대상표장을 1개로 특정하도록 석명권을 행사하고, 그 흠이 해소되지 아니한 때는 심판청구를 심결로써 각하한다. 확인대상표장과 대비되는 등록상표가 여러 개인 경우에도 보정을 명한다.

확인대상표장과 대비되는 등록상표가 여러 개인 경우에도 보정을 명한다.

2.4. 확인의 이익

형식적 측면에서 보면, 권리범위확인심판은 청구인이 심판 대상물인 상표권과 확인대상표장 사이의 권리관계에 대한 확인을 구하여 그로부터 발생하는 상표권침해금지 및 손해배상청구권 등의 법률상 이익을 얻으려는 것으로 민사소송에서의 확인의 소와 유사하다. 확인의 소는 원고의 법적 지위가 불안·위험할 때에 그 불안·위험을 제거함에 있어 확인판결을 받는 것이 가장 유효·적절한 수단인 경우에 인정된다. 따라서 권리범위확인심판은 그 청구요건으로서 이해관계 여부 외에도 확인의 이익(또는 즉시 확인의 이익)을 필요로 한다.

소극적 권리범위확인심판에서는 청구인이 실제로 사용하고 있는 상표 뿐 아니라 현재 사용하고 있지 않으나 장래에 사용예정인 상표를 확인대상표장으로 특정하여 청구한 경우에도 확인의 이익이 있다고 보아 적법한 청구로 인정된다. 확인대상표장을 피청구인이 사용하고 있는 경우 또는 과거에 사용한 적이 있고 앞으로 사용할 가능성이 없다고 단정할 만한 사정이 없을 때 확인의 이익이 인정된다. 그러나, 확인대상표장을 사용한 바도 없고 앞으로도 사용하지 아니할 것이라면 그 대상 상표에 대하여 심판청구인이 구하는 심결을 받는다고 하더라도 심판청구인이 사용하고 있거나 사용하고자 하는 상표에 대하여는 아무런 효력을 가지지 아니하여 심판청구인의 법적 불안을 해소하는데 아무런 도움이 되지 않아 이에 대한 소극적 권리범위 확인심판청구는 확인의 이익이 없으므로 부적법하여 각하되어야 한다(대법원 2005. 10. 14. 선고 2004후1663, 특허법원 1999. 3. 25. 선고 98허 6162 판결).
소극적 권리범위확인심판을 청구하기 위하여는, 자신이 현재 사용하고 있거나 장래에 사용하려고 하는 표장에 관하여 상표권자로부터 권리의 대항을 받는 등으로 업무상 손해를 받고 있거나 손해를 받을 염려가 있는 등 법적 불안을 가지고 있는 경우에 한하여, 그리고 이러한 법적 불안을 제거하기 위하여 소극적 권리범위확인심판을 받는 것이 효과적인 수단이 되는 경우에 한하여 심판청구의 이익이 인정되어 심판청구가 가능하다고 할 것이므로, 상표권자가 아닌 이해관계인이 사용하거나 사용하려고 하지도 않는 표장을 확인대상표장으로 삼아 그 표장이 등록상표의 권리범위에 속하지 아니한다는 심판청구를 하는 것은 확인의 이익이 없어 부적법하므로 각하되어야 한다.
대법원 2005. 10. 14. 선고 2004후1663 판결, 대법원 2000. 4. 11. 선고 97후3241 판결

적극적 권리범위확인심판에서 피청구인은 자신이 실제로 사용하는 상표가 청구인이 제출한 확인대상표장과는 다른 상표라고 주장하는 경우가 있는데, 이를 ‘사용주장상표’라 한다. 사용주장상표와 확인대상표장이 다를 경우(유사한 표장에 그치는 경우를 포함한다)에는 설사 확인대상표장이 등록상표의 권리에 속한다는 심결이 확정된다고 하더라도 그 효력은 확인대상표장에만 미치는 것이지 사용주장상표에는 미칠 수 없는 것이므로, 이 경우 권리범위 확인심판 청구는 그 확인의 이익이 없어 부적법하므로 각하한다.

적극적 권리범위 확인심판사건에서 피청구인이 확인대상표장을 사용하고 있다는 사실에 대한 입증책임은 청구인에게 있고, 확인대상표장이 피청구인이 사용하고 있는 상표와 동일하여 확인의 이익이 있는지 여부는 심판의 적법요건으로서 직권으로 이를 조사하여 밝혀야 할 사항이다.
확인대상상표와 실시주장상표 사이에 동일성이 인정되지 아니하고, 피고는 실시주장상표를 실시하고 있을 뿐인 경우, 피고가 사용하거나 사용하려고 하지도 아니하는 확인대상상표가 이 사건 등록상표의 권리범위에 속한다는 심판이 확정된다고 하더라도 그 기판력은 확인대상상표에만 미치는 것이지 그와 동일성이 없는 실시주장상표에까지 미칠 리 없으므로, 결국 확인대상상표를 대상으로 한 적극적 권리범위확인심판청구는 확인의 이익이 없어 부적법하므로 각하되어야 할 것이다.
특허법원 2005. 6. 10. 선고 2005허1820 판결
적극적 권리범위확인심판에서 심판대상으로 삼고 있는 확인대상표장과 피심판청구인이 실제로 사용하는 표장이 동일하지 않은 경우에는 확인의 이익이 없어 그 심판청구는 부적법하나, 확인대상표장과 피심판청구인이 실제로 사용하는 표장이 차이가 있더라도 그 차이나는 부분이 부기적인 것에 불과하여 양 표장이 동일성의 범위 내에 있는 경우에는 확인의 이익이 있다.
대법원 2010. 9. 9. 선고 2010후1268 판결, 대법원 2019. 2. 1. 선고 2018허4782 판결

3. 본안 판단 사항

3.1. 상표적 사용(출처표시로서 사용) 여부

3.2. 확인대상표장과 등록상표의 유사 여부

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3.2.1. 구체적 거래실정의 고려 여부

상표권의 권리범위 확인심판 및 그 취소소송에서는 표장 유사 여부를 판단할 때에는 해당 상품에 관한 ‘일반적인 거래실정’ 뿐만 아니라 ‘당사자의 구체적인 거래사정’까지 고려하여 판단할 수 있다고 보는 것이 타당하다.
특허법원 2018. 5. 18. 선고 2018허1622 판결

이는 상표권의 권리범위 확인심판제도는 확인대상표장이 상표권을 침해하는지 또는 확인대상표장에 관한 권리가 상표권과 저촉되는지를 ‘심결시’를 기준으로 확인하는 것이며, 그 선결문제로 확인대상표장이 상표로 사용되었는지 또는 상표권의 효력이 제한되는 범위 내의 것인지를 판단할 때에는, 해당 상품에 관한 당사자의 구체적인 거래사정 내지 실제 사용태양을 종합적으로 고려하여 판단하여야 하기 때문이다.
대법원 2000. 12. 22. 선고 2000후68 판결, 2012. 5. 24. 선고 2010후3073 판결, 2013. 2. 28. 선고 2012후3206 판결, 2002. 11. 13. 선고 2000후3807 판결, 2012. 5. 10. 선고 2010후3387 판결 등

3.3. 상표권의 효력 제한 범위(상표법 제90조)

확인대상표장의 구성 부분 중 등록상표와 대비되는 부분이 상표법 제90조 소정의 ‘상표권의 효력이 미치지 아니하는 범위’에 해당하는 경우, 확인대상표장 중 그 부분을 제외한 나머지 부분에 의하여 등록상표와의 사이에 상품출처에 관한 오인·혼동을 일으킬게 할 염려가 있는지를 기준으로 하여 권리범위 속부 여부를 판단하여야 한다.

4. 심결의 법적 효력

권리범위확인심판의 심결이 확정되면 확인대상표장이 등록상표의 권리범위에 속하는지 여부가 공적으로 확인된다.
권리범위확인심판의 확정심결이 일반 법원 등을 기속하는 것은 아니므로, 권리범위확인심판의 심결이 확정되더라도 일반 법원(민사·형사 사건)은 그 심결에 기속되지 않는다.
대법원 2011. 2. 24. 선고 2008후4486 판결

권리범위확인심판의 심결이 확정되었을 경우에는 그 사건에 대해서는 누구든지 같은 사실 및 같은 증거에 의하여 다시 심판을 청구할 수 없다(일사부재리). 확정된 심결이 각하심결인 경우에는 그러하지 아니하다(상§150).